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【文章标题】运用美国知识产权阻止平行进口
【文章来源】《外国法译评》第2000-1期
【文章作者】沙丽金 张今译 的文章列表
【发布日期】2007年04月07日 |
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运用美国知识产权阻止平行进口
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灰色市场产品，也称为“平行进口”，是指由美国厂商制造的产品，出售给国外经销商以较低价格在国外市场销售。而这些产品重新进口到美国，和经授权的美国经销商的产品进行竞争，从而迫使美国经销商降低销售价格。
美国厂商不愿面对这种和自己的竞争，他们试图采用各种手段阻止平行进口，手段之一就是利用出口产品上享有版权的标签，主张第三人进口这些产品侵犯了美国版权。1998年美国最高法院在“Quality King Distributors v．L’anza Research Int’l”案中作出的判决基本上否定了这种手段。利用版权阻止商品平行进口的努力破灭了。然而，正如本文所讨论的，美国厂商仍能够在有限的情况下，援引美国专利法、商标法。版权法的规定，阻止平行进口货物的涌入。
一 事 实
没想，在美国某地的商店货架上，摆着两瓶洗发香波。两者在实质上完全相同，相同的标签、相同的原料配方、相同的成本，它们甚至就是同一个美国厂商制造的。其中第一瓶香波由美国制造商卖给一个本国经销商在美国境内销售；第二瓶是制造商卖给外国经销商仅在美国以外的国家和地区销售的。但第二瓶香波由外国经销商转售给第三者，该第三者又将其重新进口到美国。两瓶香波只有一个区别，即第二瓶的价格比第一瓶便宜许多。除此之外，消费者根本无法将二者加以区分。
这便是贸易现实中的“平行进口”，也叫做“灰色市场产品”。美国厂商卖给外国经销商的产品售价通常大大低于给本国经销商的价格，在许多情况下，这种价格差异之大使得第三者从国外经销商那里购得产品，再返回美国国内销售能够赚得相当可观的利润。而与此同时，经授权的本国经销商迫不得已地降低同一牌号商品的价格。
毫无疑问，美国制造商和他们的经销商不愿意和自己的产品竞争，他们尽其所能设法阻止灰色市场产品的进入。尽管制造商在销售协议或许可证当中对产品销售区域做了具体划分和限制，但是要确认在一个销售网络中哪一家违反了限制性规定往往是困难的，因而限制性合同条款的执行耗费时间，成本较高，充其量是件靠不住的事情。由于这一原因，美国厂商往往转而求助于美国专利法、商标法和版权法来达到阻止上述情形的货物进入美国的目的。但诉讼成败的情况不一。
美国最高法院最近在“Quality King Distributors v．L’anza Research International，Inc.”一案的判决中无情地剥夺了美国厂商利用版权阻止在美国制造用于出口的真货返回美国的做法。本文将讨论阻止平行进口的几种做法，这些做法援引了美国的知识产权法。同时，本文还将评述美国最高法院“Quality King Distributors v．L’anza Research International，Inc．”一案的判决意见，和对此意见可能做出的反应。
二 行使专利权阻止平行进口
依惯例，专利权人首次售出专利产品后便耗尽了对该产品进一步控制的权利。这一原则也叫做“权利用尽”，它的基本法则是，一旦专利权人售出了他的专利产品，该产品即因专利权人自己或经其同意而从垄断权中获得自由。实际上，当专利所有人售出了专利产品，这一售出就意味着该产品脱离了卖主拥有的垄断权。尽管大多数专利产品是在国内市场销售，但“首次销售”原则同样适用与专利产品的国外销售。
专利权人可以在许可证或者产品销售协议中设立某些为反托拉斯法所允许的限制。销售区域限制具有禁止将产品返回美国的作用，但它不会被视为滥用专利权或本身违法。当然，这些限制必须在签发许可证或签定销售协议时作出明确规定。否则，就意味着专利权人打算放弃该专利产品上的所有权利。在明确规定了限制性条款的情况下，买主将产品转而进口美国的行为就可能被专利权人依据美国专利法指控侵犯了专利权。
显然，以专利权阻止平行进口的前提条件必须是：产品受到美国专利的保护并且，在专利许可证或产品销售协议中已经明确并合法地规定了再进口的销售区域范围。由此可见，在大量的灰色市场产品面前，专利法对于阻挡平行进口是没有什么效力的。
三 行使商标权阻止灰色市场产品
运用商标权阻止平行进口的法律依据有：美国关税法第526条、美国商标法关于注册商标的第42条、第32条（a）和关于未注册商标的第43条（b）。
（一）关税法
关税法第526条（a）绝对禁止外国厂商制造的带有美国公民经美国专利商标局注册而拥有的注册商标商品进口到美国。该条款意味着，美国厂商得以凭借自己的注册商标阻止外国制造的真货进口，而无须证明存在产生混淆的可能性。但这仅仅适用与国外制造商没有从属关系的独立的美国商标权所有人。
（二）商标法
美国商标法第32条（a）对侵权规定了一般性救济措施，它禁止商业活动中任何可能产生混淆的复制、假冒、仿造注册商标的行为。第42条规定，禁止带有假冒、仿造的商标商品的进口美国，并授权商标权人提请求海关对侵权产品采取扣押措施。但是，第42条规定只是禁止假冒商标商品的输入，而并不禁止真品进入。从商标侵权实际来看，问题在于：如果灰色市场产品确实是真品、正宗货，它们在美国的销售是否会在来源上对消费者产生欺骗后果呢？
第一个引用商标法禁止平行进口的判决是在1923年由美国最高法院对“Bourjois ＆ Company v、Katzel”案做出的。此案的原告Bourjois是一个完全独立的美国公司，该公司向法国制造商购买了“Java”粉脂在美国的经营权、商誉及商标权。Bouyjois的一个竞争者在国外购买了“Java”粉脂后进口到美国并且以同一商标进行销售与Bourjois形成竞争。联邦最高法院认为，竞争性灰色市场产品的输入侵犯了Bourjois的商标权，因为美国公众知道在美国“Java”牌子的粉脂来源于原告Bourjois，而不是法国公司。因此，任何第三人即使进口和销售的是真货，也可能导致混淆的发生。被告在美国因商标的使用而误导了商品来源，构成商标侵权。
法院还指出，法国制造商无论是自己在美国从事销售或是在美国以外将产品卖给Bourjois的竞争对手，他都违反自己签定的转让协议。
随后，法院将该案视为特例，一般不允许美国商标权所有人援引商标法对载有相同商标的真货进口加以阻止。
（三）美国商标持有人与外国来源属于同一所有权人的，不能禁止平行进口
运用商标权阻止平行进口有一种除外情况，即美国商标权持有人和外国制造商之间存在母子关系的，不能阻止平行进口。这种例外规定源于，商标所有人作为法人实体之一部分，已经从国外销售中获得利益，故而不应再利用美国商标法建立不利于美国消费者的差别性价格体系。
在对“Weil Ceramics and Glass，InC．V．Dash”一案进行审理的过程中，第三巡回法院扩展了最高法院曾在K－Mart Corp．v．Cartter，Inc．案中对关税法的解释户认为关税法第526条不能阻止出于同一所有权的灰色市场产品的进口，并依此否决了以保护商标权作为阻止平行进口的手段。此案中的原告Weil(商标权待有人）是西班牙Lladro公司的子公司和独家美国经销商。被告从西班牙制造商处购得Lladro的瓷器，在未经Weil许可的情况下又将产品输入到美国。根据Weil和西班牙制造商之间存在一个共同所有权这一客观事实，第三巡回法院驳回了原告凭借商标权禁止被告进口同样产品的请求。
“Weil并非独立的外国制造商，因此，即使他失去了一部分在美国的产品市场，但他已作为法人实体的一部分因被告在外国购买其产品而获得利益。商标法对于这样一个非独立的外国制造商与国内进口商之间的商品竞争，不予保护。”
同样，在“NEC Electronics v．CAL Circuit Abco”案中，第九巡回法院也把注意力集中在美国满标持有人与日本制造商之间法人联合的关系上，因而拒绝适用商标法对NEC进行保护。“如果NEC一日本愿意以低于国内市场的价格在国外销售产品，这是他们的经营方式。然而，这样一来，他们也就无法再依赖美国商标法割裂美国市场或者阻碍国际贸易。通过设立美国子公司使用其商标的方法来达到建立世界范围内差别性价格体系的目的，无法得到美国商标法的支持。”
因此，如果平行进口的真货是由美国商标持有人的母公司或子公司在海外销售的，无论是商标法还是关税法都不能加以禁止。
（四）冒牌货的平行进口
即使在美国商标所有人和外国厂商之间存在共同所有权的情况下．美国商标仍可用来阻止平行进口，这就是当进口商品和美国的相同商品存在实质性差异的时候。商品之间存在实质性差异，即被认为是假货。在假货上使用美国商标将导致消费者发生混淆，因为美国消费者依据商标选购商品的期望未能如愿，而且商标所有人的信誉也会因为商品质量低劣而受到影响。因此，非真品进口构成商标侵权。
例如，“少女娃娃”玩具诉讼。法院认为外国制造的玩具娃娃用西班牙文标示的“收养文件”、“出生证”均与美国同牌商品不同，而对消费者来说收养文件是关键性的，这一不同属于实质性差异。因此，这一玩具的进口构成商标侵权。另一个“实质性差异”的案例是“Dial Corp．v．Manghnani Inv Corp．”案。此案中法院认定，在英国出售的“Dial”香皂和在美国出售的“Dial”香皂，两者在香型、配料及规格上均有不同，属于实质性差异c美国消费者有可能误将英国香皂当作美国香皂。法院因此判决英国“Dial”香皂的进口构成了商标侵权。
以实质性差异为由禁止平行进口的其它案例还有：
一种雕像商品，设计图案和色彩方面与经许可经销的美国产品有所不同。
一种由加拿大进口的护发用品，不仅商品标签不同，而且商品成分不同，属于实质性差异。
一种未经许可而进口的意大利巧克力，其质量标准、成份、形状以及价格都不同于经授权由意大利直接进口的同牌商品。
一种牵引机进口时带有日语标签或无标签，而在美国获得许可销售的牵引机带有英文标示标签，它们之间就具有实质性差异。
一种来自英国的薄荷糖，其热卡含量和规格均不同于经许可在美国销售的同种商品。
上述案例中，法院并不去认定灰色市场产品的质量是否低劣，相反，法院主要考虑灰色市场产品是否有“差异”，足以使购买灰色市场产品的消费者有意料之外的发现而导致“消费者混淆”。但如果不存在实质性差异，混淆原理不予适用，商标法不能禁止货物的平行进口。
四 行使版权阻止平行进口
商标法和关税法在禁止平行进口上的软弱无力，使许多美国厂商转而依赖其拥有的版权来阻止平行进口，同时例行公事将出口商品的标签进行版权登记。
上述情形导致了近来一系列平行进口的案件，均为当事人利用版权提出主张。其中大多数案件的焦点都集中在首次销售（权利用尽）原则与平行进口的关系，即首次销售原则是否可以成为平行进口的保护伞。
（一）首次销售原则
首次销售原则体现在版权法第109条（a）之中，它所基于的理论是，一旦版权所有人或经其授权的人销售了版权物品，即意味着版权所有人已经从权利行使中取得了回报。在实践中，当版权所有人将物品投入市场，这一原则即发挥限制权利人进一步控制物品销售的作用。首次销售原则在美国国内的适用是很明了的，但它是否适用于美国之外，也就是说，如果产品的第一次销售是在国外，首次销售原则是否仍有效力，这是一个不甚明了的问题。在这个问题上，第九巡回法院和第三巡回法院的意见迟然不同。
（二）在国外生产的灰色市场产品
第九巡回法院依惯例认为，首次销售原则只适用于美国国内，而不适用于首次在境外制造和销售的灰色市场产品。据此，允许美国版权所有人依据版权法第602（a）条阻止平行进口。例如，在“BMG Music v．perez”案中，第九巡回法院判定，依据第602（a）条首次销售原则不会保护第602条中规定的进口侵权。因为第109条（a）所说的“合法制造”意味着“在美国国内合法制造和销售”，即首次销售或者说权利用尽是受地域限制的。在另外几个案件中，第九巡回法院坚持了上述观点。
在“Parfums Givenechy v．Drug Emporium”案件中，原告对一个产品的包装盒设计拥有版权，该产品是法国制造的“Amarige”香水。被告是一家药品商店，未经授权便在美国经销带有版权的“Amarige”香水。药品商店经销的香水是在美国从第三者处购进，而该第三者是合法地从法国的Givenechy处购买后未经美国的Givenechy许可转口到美国的。第九巡回法院驳回了被告试图用首次销售原则维护其转销进口产品行为的辩解。指出，版权法第602条旨在给版权所有人提供强有力的保护，在不考虑销售问题的情况下，把进口行为视为对106条（3）中的销售权的侵权。
被告还辩称，作为美国版权所有人的原告Givenechy是法国Givenechy的子公司，因而用商标法和关税法类推，原告应无权禁止平行进口。第九巡回法院驳回了这一辩解，并指出：关税法和商标法保护国内利益的合理性不适用于版权法，版权法第602条规定本身和立法历史都无从表明，与国外厂商有从属关系的美国子公司的地位不同于其他美国版权人。
在“Givenechy v．C＆C Beauty Sales”案中，第九巡回法院再次重申了它的观点：首次销售原则对版权人的权利作了必要限制，但它并未要求版权人容忍侵权进口行为。否则，版权法第602条禁止侵权品进口就没有意义了。同时提出了支持上述观点的新的理论依据：未经授权而进口带有版权的产品，阻碍了经授权在美国发行的复制件实现其全部价值。
按照美国第九巡回法院的立场，首次销售原则具有地域性，不能适用于在美国以外的制造或销售。它可能产生的后果是，拥有美国版权的外国厂商得以阻止本由他们自己在美国以外制造或销售的产品进口美国，从而相对于在美国境内从事制造和销售的美国厂商，他们获得了更有利的版权保护。
（二）在美国国内生产的灰色市场产品及出口
第九巡回法院在“L’anza Rrsearch Int’1 V． Quality King Distributors”案中对602条的解释被认为是一项新式武器，它的威力在于阻止首次在美国国内制造的产品的平行进口。
此案的原告L’anza，是一家护发用品的美国制造商，它的产品标签享有美国版权。1992年和1993年L’anza以低于国内30％至40％的价格将产品直接卖给一家英国销售商。英国销售商将产品转卖给第三者，第三者又将产品进口到美国。平行进口的商品最终由此案被告Quality King（一家低价批发商）在美国经销。于是， L’ anza以侵犯版权为由把Quality King告到了加州中部地区法院。本案中，商品为真货且由原告自己制造和首次销售，对这些情况并无争议。也不存在产品本身或标签的不当使用、改换以及掺杂使假的问题。被告的抗辩理由是，原告自己制造了产品并投入了商业流通领域，故其对版权物品的进一步控制应受到首次销售原则的限制。
地区法院判决：被告用首次销售原则为侵权进口行为所作的辩护不能成立。因为首次销售原则仅仅适用于美国国内的合法制造和销售。
被告 Quality King不服地区法院判决，提出上诉。第九巡回法院维持了地区法院的判决。但强调指出，维持判决的依据不是“合法制造”，而是“全部价值”理论。即：首次销售原则的前提是假定版权所有人能够实现每一件授权复制品第一次出售的全部价值。但从国外进口的复制品破坏了这一前提条件，使版权所有人在国内销售可得的利润受到损失。尽管进口复制品来自于合法的首次销售。
第九巡回法院的判决与此前第三巡回法院对“ Sebastian International Inc．v．ConsumerContacts Ltd．”案的判决形成了极大的反差。第三巡回法院在上述案件的判决中认为，首次销售原则是不受地域限制的，无论版权所有人的第一次销售是在国内还是在国外，都不能在首次销售以后再控制这些产品的进口。该案原告Sebastian在美国制作了版权标签并出口到海外，被告把带有版权标签的商品重新输入美国。第三巡回法院认为，原告制造、出售同样标签就是为了利用第602条来控制产品的进口。法院作出了有利于被告的判决：依据首次销售原则，原告的版权已经用尽，不能阻止被告平行进口的行为。第三巡回法院还明确批评了那种将首次销售原则限于国内制造和销售的观点。
由于第三巡回法院和第九巡回法院的判决相互对立，最高法院决定提审“Quality King”上诉案。
（三）美国最高法院所面临的问题
美国版权法的宪法基础是美国宪法第1条第8款：“国会有权保证作者和发明者在一定期限内对各自的著作和发明拥有独占权，以促进科学和艺术的进步。”实现这一目标需平衡两种对立的利益关系，（1）给予版权所有人鼓励和回报；（2）使公众自由地获得版权作品。在决定首次销售原则和平行进口的关系时，不得不使两种利益的平衡受到冲击。上诉人针对第九巡回法院的观点进行了令人信服的争辩，认为，所谓“全部价值”和首次销售具有地域性的说法，无法得到版权政策的支持。为了证实对版权法的批评，Quality King还引用了最高法院曾说过的话：“和专利法一样，版权法给了版权人第二次回报。”同时，Quality King对版权法强加于自由贸易和商业活动的限制提出质疑，质问这样的限制是否能作为版权政策而实施。
Quality King关于版权政策的攻击击中了该案的要害。如果美国商标法和关税法不能禁止真货平行进口，为何版权法要作得更过分一些呢。照Quality King的说法，允许被上诉人 L’anza利用版权标签推进其私人商业策略，维护其国内商品的高价格，必将扰乱版权法的真正目的。最高法院对此意见表示同意，认为被上诉人L’anza的真实意图并不是在引用版权法，“这是一个不同寻常的版权案件，因为L’anza并未对任何未经授权制造带有其版权标签的复制品的人提出主张。相反，L’anza真正关心的是保护其带有标签的产品的销售方式不受破坏。”
被上诉人L’anza也作了辩解，认为版权法第602（a）条为版权所有人提供了一项具有独立地位、不受第109条（a）限制的权利，即禁止侵权进口的权利。如果这一权利为首次销售原则所限制，那么，第602条所规定的禁止权岂非多余。L’anza还引用了版权法第501条，该条规定对“侵权人”的界定分别为侵犯了第106条和侵犯了第602条两种表现形式。
双方上述辩解均未被最高法院采纳，因为它们都没有解释出第602条中出现的“按照第106条规定”的意思。最高法院认为，具有重要意义的是第602条没有明文禁止未经授权的版权物的进口，而只是规定这种进口属于侵犯版权所有人专有权利，可提起诉讼的行为。在第106条采用列举式明确地指出，该条所规定的各项专有权利均受到第107条至第120条规定范围的限制。而属于权利限制条款的第109条（a）明确规定：合法制作复制件的所有人有权出售该复制件。
最高法院推论，如果第602条（a）创设了一项不受限制的独立权利——绝对禁止进口，那么依据这一权利，某个经销商进口了一种英国报纸的复制件，报纸上登载的一个书评引用了一部享有美国版权的小说，这个经销商的行为是非法的。最高法院相信，对包含任何版权物的产品进口严加禁止的做法，不是国会的真实意图。确实，在解释版权法时法院说，“我们必须记住法律的根本目的是通过鼓励创造而促进艺术的进步。版权法的基本功能是保护原创性作品，而不是保护为便于销售带有版权物的普通商业产品。”
此外，最高法院指出，就禁止进口的第602条和体现首次销售的第109条来看，前者规定的范围宽于后者规定的范围，因此，将首次销售原则用来保护某些进口行为是可行的而并非多余。
最后，最高法院得到了一个与版权法规定无关的情况，政府行政部门已和五个国家签订了国际贸易协定，其意图明显在于保护国内版权所有人，避免其作品在这些国家售出后未经许可而进口美国。
前 景
利用美国版权法来阻止对美国生产和出口的真货的平行进口，最高法院对Quality King一案的判决基本上使这种企图成为泡影。由于法院只提到在美国国内生产的产品的平行进口问题，因此，如果美国厂商把生产转移到国外的分支机构，他们还是能够援引第602条（a）的禁止进口的规定。有趣的是，这可能会使持有美国版权的外国厂商处于比美国厂商更有利的地位。但是，美国厂商仍会在依美国商标法所判决的案子中找到“实质性差异”方面的规定，从而得到安慰。通过充分地改变标签、保单及外销商品的内容使之具有当地特色，美国厂商将能辩解说，平行进口的产品不是真货，如果允许这些产品进入美国市场，则容易引起消费者混淆。
参考文献与注释
原文载于《欧洲知识产权》1998年第6期。
最高法院认为该案中授权的美国进口商和外国制造商之间存在共同所有权，因此美国海关可以允许灰色市场产品的进入。
第109条：专有权利的限制。（a）尽管有第106条第（3）项的规定，依据本法合法制成的特定的复制件的所有者……无须经版权所有人的许可，仍然有权出售或以其它方式处置该复制件……
第602条：复制件或录音制品的侵权进口。（a）未经版权所有人授权人将在美国国外取得的某一作品的复制件进口到美国，均属对第106条规定的专有权利的侵犯，可依506条对此侵权行为起诉。
第501条：侵犯版权。任何人侵犯第106条至118条规定的版权所有人的任何专有权利，或违犯第602杂的规定向美国进口复制件……就是侵犯版权。
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